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vendredi 25 février 2011

L'importance d'agir avec célérité lorsqu'il existe risque de confusion entre deux marques de commerce

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Pour toute entreprise, la protection de ses marques de commerce est primordiale. À ce chapitre, les tribunaux interviennent lorsqu'il existe une probabilité de confusion entre deux marques de commerce. Par ailleurs, la compagnie qui découvre ou soupçonne un tel risque se doit d'agir avec célérité, au risque de se voir opposer la prescription ou une fin de non-recevoir, comme l'indique la décision de la Cour supérieure dans Chaussures Régence inc. c. Naturmania (2011 QCCS 744).


La Demanderesse présente une requête introductive d’instance en injonction permanente de par laquelle elle demande au tribunal d'enjoindre aux défenderesses de cesser de commercialiser des bottes de chasse ou autres types de chaussures, tels que couvre-chaussures, bottes utilitaires et de pêche, bottes de sport, sous le nom "ACTION". La Demanderesse plaide en effet que l'utilisation de cette marque crée de la confusion avec sa propre marque de commerce "ACTON".

L'Honorable juge Jean-François Émond est d'accord avec la thèse de la Demanderesse. En effet, une revue de la preuve présentée le convainc qu'il existe une bonne possibilité de confusion entre les marques en question:
[53] Toujours selon la Cour d'appel, il s'agit donc d'établir si un client ordinaire, raisonnable et avisé serait susceptible, selon le standard de la première impression, d'être trompé par l'emploi d'un nom ressemblant à celui protégé par une marque de commerce.
[54] En l'espèce, il n'y a aucun doute qu'il existe un risque de confusion possible entre les noms « ACTION » et « ACTON », lorsqu'ils sont utilisés en lien avec des chaussures, bottes de pêche ou de chasse. Mais ce risque possible est-il probable?
[55] Le Tribunal le croit.
[56] La preuve a en effet démontré qu'à au moins deux occasions, deux spécialistes du domaine de la chaussure, pour ne pas dire des bottes de chasse, se sont mépris sur l'origine des bottes « ACTION » et « ACTON ».
[57] Ces deux situations démontrent qu'une personne raisonnable et avisée, selon la première impression, est susceptible d'être trompée par l'usage des noms « ACTION » et « ACTON » lorsqu'ils sont utilisés en lien avec des bottes.
[58] Il est vrai que les bottes de chasse commercialisées par Régence depuis 2006 sont similaires à celles commercialisées par Naturmania et 9144 depuis 2004 et que cette similitude contribue à la confusion.
[59] Toutefois, la question soumise au Tribunal a trait à la confusion entre les noms « ACTION » et « ACTON », lorsqu'ils sont utilisés en lien avec des bottes, sans égards à la ressemblance des produits.
[60] Considérant ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'usage du nom commercial « ACTION », lorsque utilisé en lien avec des chaussures ou des bottes, viole la marque de commerce « ACTON ».
Par ailleurs, lui reste à trancher la question de savoir si la réclamation de la Demanderesse doit être rejetée pour cause de prescription ou de fin de non-recevoir. En effet, bien qu'elle connaît l'utilisation de la marque "ACTION" par les Défenderesses depuis 2004, la Demanderesse ne prend action qu'en 2008. Le juge Émond en vient à la conclusion que la réclamation doit échouer pour cette raison:
[71] Au moment où Régence a acquis la marque de commerce « ACTON », soit au mois d'août 2004, elle ne pouvait ignorer le fait que des bottes étaient commercialisées sous le nom « ACTION ».
[72] Ainsi, le risque probable de confusion entre le nom commercial « ACTION » et la marque de commerce « ACTON » aurait dû être dès lors soulevé par Régence. Or, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a attendu cinq ans avant de réagir.
[73] Son inaction lui est fatale, que ce soit sous l'angle d'une fin de non-recevoir ou encore, en vertu des règles de la prescription extinctive.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fqCiWg

Référence neutre: [2011] CRL 80

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