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mardi 4 décembre 2012

Divulgation insuffisante dans le mémoire descriptif : Pfizer perd son brevet sur l’ingrédient actif du Viagra


Par Éric Archambault, avocat
Therrien Couture avocats s.e.n.c.r.l.

Le principe actif retrouvé dans le médicament Viagra, commercialisé par Pfizer a fait l’objet d’une importante décision de la Cour suprême dans l’arrêt Teva Canada ltée c. Pfizer Canada inc., 2012 CSC 60. Cette décision se rapporte à la suffisance de la divulgation dans le mémoire descriptif d’un brevet ainsi qu’au principe à la base du système de brevets canadien.

Faits

Dans ce dossier, le fabricant de médicaments génériques Teva a porté en appel devant le plus haut tribunal du pays une décision de la Cour fédérale, confirmée par la Cour d’appel fédérale, qui, à la demande de Pfizer, refusait d’autoriser le ministre de la Santé à émettre un avis de conformité à Teva pour sa version générique de la molécule de sildénafil, principe actif de leur médicament vedette Viagra, en application du Règlement sur les médicaments brevetés.

Dans les faits, au moment de faire sa demande de brevet, Pfizer avait déjà réalisé des essais cliniques sur sa molécule de sildénafil et connaissant son efficacité dans le traitement de la dysfonction érectile. Cependant, les revendications énoncées au brevet, plus précisément les revendications 6 et 7, décrivaient chacune un composé qui s’avérait prometteur en guise de traitement de cette dysfonction, la revendication 7 décrivant plus spécifiquement la molécule de sildénafil.

Le Tribunal devait déterminer si la divulgation faite par Pfizer était suffisante afin de rencontrer le critère de l’utilité, un des critères préalables à la délivrance d’un brevet au sens de l’article 27 de la Loi sur les brevets.

Décision

Tout d’abord, le Tribunal, sous la plume du juge Lebel, au nom de la Cour, rappelle la nature du marché inhérent de l’octroi d’un brevet, marché qui intervient entre le demandeur et le gouvernement de la manière suivante :

«[32] Le régime des brevets a pour assise un « marché » de nature synallagmatique (quid pro quo) où l’inventeur obtient, pour une période déterminée, un monopole sur une invention nouvelle et utile en contrepartie de la divulgation de l’invention de façon à en faire bénéficier la société. Tel est le principe qui sous-tend la (Loi sur les brevets). Ce marché favorise l’innovation et promeut l’essor scientifique et technique. »

Dans Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, le juge Binnie précise ainsi la nature de ce marché:

«37. Comme on l’a dit à maintes reprises, le brevet n’est pas une distinction ou une récompense civique accordée pour l’ingéniosité. C’est un moyen d’encourager les gens à rendre publiques des solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets, en promettant de leur accorder un monopole limité d’une durée limitée. La divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la Loi sur les brevets.  […] » (références omises) 

Rejetant l’interprétation des tribunaux d’instances inférieures des arrêts Boehringer et Apotex ACE, le juge Lebel rappelle la nécessité de tenir compte de l’entièreté du mémoire descriptif lors de l’interprétation d’un brevet :

« [55] À mon sens, les juridictions inférieures confondent deux principes.  Le premier de ceux-ci veut que la revendication définisse la portée du monopole recherché (par. 27(4) de la Loi; voir aussi Perry et Currier, au §15.2) et le second, que la teneur du mémoire descriptif permette de déterminer si l’exigence de divulgation est remplie (par. 27(3) de la Loi).  Suivant le premier principe, le tribunal examine la revendication afin de déterminer si son objet  se limite au seul composé ou s’il englobe aussi ses sels et ses isotopes.  Or, ce que commande la Loi, c’est l’examen du mémoire descriptif dans son ensemble pour déterminer s’il y a divulgation suffisante de l’invention.

[56] Pfizer soutient que l’art. 58 autorise le tribunal à considérer la revendication valide séparément de celle qui ne l’est pas, faisant implicitement valoir qu’il lui permet de faire porter son examen du respect de l’exigence de divulgation uniquement sur la revendication valide.  Il s’agit  d’une interprétation erronée de l’art. 58, qui dispose seulement que les revendications valides le demeurent malgré l’invalidation d’une ou de plusieurs autres revendications.  En effet, l’art. 58 devient pertinent une fois qu’il est établi que le brevet,  considéré dans sa totalité, satisfait aux exigences, dont celles liées à la divulgation.  Il ne permet pas l’examen de la validité d’une revendication en particulier  — en l’occurrence la revendication 7 — sans égard aux autres éléments du mémoire descriptif, même s’il s’agit de la seule revendication valide. Cet article n’entre en jeu qu’après l’analyse portant sur la validité.

[57] Les juridictions inférieures concluent également que le respect des exigences de divulgation ne doit être considéré qu’en fonction de la revendication 7.  Elles prennent principalement appui sur  Boehringer  et les décisions rendues dans sa foulée.  Toutefois, elles interprètent mal cette décision, car la Cour de l’Échiquier n’y établit pas qu’à chacune des revendications de la demande de brevet correspond une invention distincte.  En fait, comme le souligne Teva (M.A., par. 106-109), ce n’est qu’après l’examen du mémoire descriptif dans son entier que la Cour de l’Échiquier statue que chacune des revendications du brevet en cause vise  une invention distincte.  Elle n’établit pas le principe général que chacune des revendications d’une demande de brevet vise toujours une invention distincte.  Une telle assertion serait contraire au régime créé par la Loi.

[58] Il ressort du par. 36(1) qu’un brevet ne doit avoir pour objet qu’une seule
invention :

36. (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.
La disposition prévoit certes une exception afin d’éviter qu’un brevet visant plus d’une invention ne soit invalidé pour ce seul motif, mais son libellé est clair : un brevet est accordé pour une seule invention.

[59] Le paragraphe. 36(2.1) dispose en outre :

Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire,  restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale. 

[60] L’article 36 permet de conclure qu’il n’y a pas lieu de voir systématiquement une invention distincte dans chacune des revendications.»

Une fois ce principe bien établi, le juge Lebel identifie le critère d’analyse à utiliser afin de conclure à la suffisance d’un mémoire descriptif. Rappelant l’arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, il indique que :

«[70] Je rappelle que, dans  Consolboard, notre Cour statue clairement que le mémoire descriptif, constitué des revendications et de la divulgation, doit définir la « portée exacte et précise » du privilège revendiqué, de sorte que le public puisse,  en n’ayant que le mémoire descriptif, utiliser l’invention de la même façon que l’inventeur (p. 520).  J’estime que les  juridictions inférieures interprètent mal Consolboard lorsqu’elles affirment qu’il suffit de répondre aux deux questions suivantes : « En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? ».  Le juge Dickson ne statue pas qu’il s’agit des seules questions pertinentes.  Citant Minerals Separation, il ajoute en fait à la p. 520 :

Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que . . . :
[TRADUCTION]  . . . une fois la période de monopole terminée, le public puisse,  en n’ayant que le mémoire descriptif, utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur, à l’époque de la demande. 

[71]  La Cour reprend ce principe dans Pioneer Hi‑Bred : « [q]uant à la description, elle doit permettre à une personne versée dans l’art ou le domaine de l’invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation » (p. 1638).
            [Références omises]»

En l’espèce, Pfizer avait divulgué dans son brevet que l’un des composés qui se retrouvaient dans les revendications « était particulièrement privilégié » afin de traiter la dysfonction érectile. Cependant, en aucun temps le fabricant n’a-t-il divulgué que ce composé était le sildénafil ou encore que ce composé efficace était celui décrit à la revendication 7 du mémoire descriptif, et ce, malgré le fait que les résultats positifs des essais cliniques étaient déjà disponibles. Le juge Lebel, appliquant les enseignements relatifs à la suffisance de la divulgation de l’arrêt Consolboard, analyse les revendications du brevet de la manière suivante :

«[74]  Le public ne pouvait, à partir de sa divulgation dans le mémoire descriptif, « utiliser l’invention avec le même succès que l’inventeur, à l’époque de la demande », car même si un lecteur versé dans l’art aurait pu déduire que le composé efficace correspondait aux revendications 6 et 7, il lui aurait fallu effectuer d’autres essais pour déterminer lequel des deux était véritablement indiqué pour le traitement de la DÉ.  Comme l’écrit le juge de première instance au par. 146 : « [l]e lecteur versé dans l’art procéderait ensuite à des [essais] sur ces deux composés pour déterminer lequel fonctionne ».  Il constate auparavant, au par. 135, que la description : « oblige le lecteur versé dans l’art à entreprendre un projet de recherche mineur pour déterminer quelle revendication constitue la véritable invention ».

Une fois arrivé à cette conclusion, le Tribunal n’a eu d’autre choix que d’invalider le brevet de Pfizer pour cause de divulgation insuffisante, ce qui levait l’interdiction imposée au Ministre de ne pas accorder d’avis de conformité à Teva.

Le texte intégral de la décision est disponible ici.

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